中銀文化
客戶至上、專業合作、勤勉盡責、優質高效
中銀解讀｜電子煙專利戰之美國“337調查”
時間：2023.03.03 作者：北京中銀（深圳）律師事務所 鄭明偉、賴創奇、莫俊炫
分享到：
一、麥克韋爾在美發起“337調查”//
2021年10月4日，深圳麥克韋爾科技有限公司（以下簡稱“麥克韋爾”）向美國國際貿易委員會（ITC）提出“337調查”申請，申請號為337-TA-1286。該申請針對的是：美國、加拿大、中國香港共38家企業及個人在美國的相關進口、銷售行為涉嫌侵犯麥克韋爾在美國享有的與其電子煙產品相關的專利權、商標權；這些被申請人包括Bold、Hanna、710、AEG、A&A、DC、HW、IVG等。同時，麥克韋爾還向ITC申請向侵權主體作出有限排除令（Limited Exclusive Orders）和禁止令(Cease and Desist Orders)。
二、“337調查”及救濟措施//
01“337調查”
“337調查”指的是美國《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第1337節規定的調查程序，該程序針對以下兩種行為：
“（1）通過不正當競爭的方式或不公平的行為將產品進口到美國，或產品的所有權人、進口商、承銷商以及上述代理人通過不公平的方式在美國市場上銷售該產品，并對美國相關產業造成實質破壞或嚴重損害，或阻礙美國相關產業的建立，或壓制、操縱美國的商業和貿易；
（2）侵犯美國有效且應于法律保護的專利權，或侵犯根據或采取有效且應予法律保護的美國專利所采取的方法制造、生產、加工或開采的產品，同時與該專利產品相關的產業在美國存在或正在建立?！盵 《美國337調查程序詳解與實務指南》，總第一版，國家海外知識產權糾紛應對指導中心，2021年12月17日。]
02禁止令與排除令
“337調查”向權利人提供兩種救濟措施，一種是禁止令(Cease and Desist Orders)，實際效果是責令被告停止進口、銷售、推銷、宣傳、分銷、轉讓以及招攬美國代理商或經銷商購買侵權產品及其部件。
另一種是排除令（Exclusion Orders），實際效果是排除被告生產或銷售的特定侵權產品進入美國。[ 《美國337調查程序詳解與實務指南》，總第一版，國家海外知識產權糾紛應對指導中心，2021年12月17日。]
本案，麥克韋爾所申請的是有限排除令（Limited Exclusion Orders），該排除令僅針對特定侵權產品（即電子煙產品）。
03救濟措施的執行
與一般知識產權侵權訴訟案件不同，“337調查”中的救濟措施由ITC通過聯邦法院或美國海關執行，無需當事人申請強制執行。
禁止令由聯邦法院執行，即由聯邦法院依據禁止令，責令特定主體停止進行有關侵權產品的進口、銷售、推銷等行為。但禁止令并不能禁止被告的出口行為，被告仍可將侵權產品出口至美國境外地區。
而排除令則由海關機構執行，即由海關機構依據排除令拒絕侵權產品進口美國境內。但對于進口方而言，其還能向海關提出申請，請求認定特定貨物不屬于排除令所指涉的侵權產品，以此避免被拒絕進口。
三、本次調查所涉及的霧化芯專利//
本次調查涉及3項專利及1項商標。分別為：US10357623B2號“霧化器及使用該霧化器的電子煙”（Atomizer and electronic cigarette using the same）、US10791763B2號“一種防止儲液器內空氣導致漏液的霧化器及具有該霧化器的電子煙”（Atomizer capable of preventing liquid leakage caused by air inside a liquid reservoir and electronic cigarette with the same）、US10791762B2號“電子煙及其霧化組件的制造方法”（Electronic cigarette and method for manufacturing atomizing assembly thereof）；第5633050號“CCELL”商標。
申請人麥克韋爾的上述部分專利在國內具有同族專利。US10791763B2號中國同族專利為CN207084113U號實用新型專利“一種用于電子煙的霧化器以及具有該霧化器的電子煙。US10357623B2號中國同族專利包括CN101606758A“電子煙”、CN101878958A“電子煙的霧化器”兩個發明專利。
（US10791762B2號專利）
上述專利均牽涉到了電子煙的結構、霧化器的制造方法、霧化原理等關鍵技術。而本次調查，ITC投票決定調查范圍包括為“特定油煙彈和組件及其下游產品”（Certain Oil-Vaping Cartridges, Components Thereof, and Products Containing the Same）。
（US10357623B2號專利）
（US10791763B2號專利）
（第5633050號商標）
四、專利戰與市場走向//
目前全球最大的電子煙市場在美國，麥克韋爾是首個在電子煙領域作為申請人主動啟動“337調查”程序的中國企業。本次337調查中麥克韋爾所申請的是有限排除令（Limited Exclusive Orders），如被調查企業經調查侵權成立，被控企業的侵權產品不但禁止在美國銷售，還不得從海外進口到美國。麥克韋爾可以借此揮動“專利大棒”搶占全球最大電子煙市場。任何一個意圖進入美國電子煙市場的企業，要么通過自主研發繞開麥克韋爾的霧化核心專利；要么獲得麥克韋爾的授權許可并支付許可費用。在商業邏輯上，通過專利戰爭使得客戶不敢向同行業競爭對手下單采購，同樣能夠起到打擊競爭對手、壓縮其市場份額的目的。麥克韋爾下一步是否會以專利權直接指向國內同行業競爭對手，有待觀察。
根據本所律師向業內人士了解，本次麥克韋爾的通過陶瓷霧化芯加熱產生霧化效果的專利已經被普遍運用于電子煙，特別是CBD領域，因此規避的難度較高。目前而言，另一條可采取的技術規避路線是超聲霧化（即通過高頻震動產生霧化效果），但該技術難度較大，除了深圳華誠達、湖南嘉業達等長期從事陶瓷材料技術研發的公司外，其他企業如采取該項技術可能會面臨較高的技術壁壘。此外，相比加熱霧化，市場少部分以超聲霧化芯制作的電子煙產品，被普遍反映霧化量的煙量較小。但超聲霧化的優勢在于，霧化溫度較低，且在保留液體活性成分上具有天然優勢。
相信本次“337調查”對市場的下一步引發方向將有重大影響，超聲霧化的研發將會被更多的電子煙企業提上日程。
結語結語當年手機專利大戰時，中國企業幾乎處于被動挨打的局面，主動權基本在外國公司手中?，F在，電子煙作為可能替代傳統煙草的新一代煙草產品，具有巨大的市場消費潛力，麥克韋爾主動依據專利權、商標權發起“337調查”，體現中國企業的科技實力在上升，這對于其他同行業電子煙企業來說，既是危，也是機。與手機核心專利相比，霧化芯的研發難度難度較小。此外，對長期從事陶瓷材料研發的企業而言，這也是參與霧化芯研發的重大機遇。
（以上涉及的專利文件可以通過電子郵箱向本所律師索取lawyerlaicq@163.com）
