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中銀解讀 | 企業家應該關注的知識產權戰略（上）
時間：2023.07.05 作者：北京中銀（深圳）律師事務所 高景賀
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改革開放總設計師鄧小平有一句名言叫“黑貓白貓，抓住老鼠就是好貓”。對于企業而言，知識產權只有充分發揮競爭工具的本質和功能才是好的企業知識產權戰略。筆者將結合服務企業的實踐，從競爭視角談一下對企業知識產權戰略的粗淺認識，以期企業家們能達成初步共識，統領企業高質量發展。
一、競爭視角
近兩年最高人民法院發布多個高額判賠的裁判，如2021年2月香蘭素的商業秘密案，最高人民法院撤銷浙江高院一審350萬元的判賠，二審改判1.59億元并將發現的犯罪線索移送公安機關，號稱中國司法史上判賠數額最高的侵害商業秘密案件；又如2022年12月在‘蜜胺’發明專利及技術秘密侵權兩案中，判賠總額達2.18億元，這是同一工程項目判賠額最高的知識產權侵權案件。
如何利用知識產權為企業插上騰飛的翅膀，或者將競爭對手阻擊在上市前夜，這是競爭視角下企業知識產權戰略要完成的一個話題，也是企業家關注知識產權戰略的核心所在。企業是營利主體，知識產權作為企業重要的無形資產，具有一定的稀缺性，其也應講究投入產出比，即對于一個盈利主體而言，企業的知識產權本質和功能就是競爭工具，即怎么用好知識產權為企業獲得更大的利潤，如何運用好知識產權獲得競爭優勢并打擊競爭對手，這是關鍵所在。無論是國內的企業還是跨國公司，實質上知識產權的工具化已經成為重要的商業戰略，它體現在知識產權的獲取、保護以及運營等各個環節。
二、兩個維度
作為企業的知識產權，一般情況下至少要考慮兩個維度：時間和空間，即時間的相對性和空間的復合性，這也是企業知識產權的兩大特點。
1、時間的相對性
包括知識產權獲取速度的快慢、知識產權保護期限的長短等方面。
（1）知識產權獲取速度的快慢
為了便于理解，以平時大家飲用的百歲山礦泉水產品為例，對于百歲山礦泉水產品而言首先會涉及到知識產權獲取的時候，存在時間上的快與慢的問題。就瓶貼設計部分，它可以是美術作品，在創作完成之后就有了著作權，登記只是為了便于進行舉證；瓶貼設計也可以申請外觀設計專利，瓶體的平行凹槽型設計也可以申請外觀設計專利，而申請外觀設計專利到授權需要時間，獲取外觀設計專利的速度沒有著作權快；據國家知識產權局發布信息，2020年上半年我國發明專利審查周期20.3個月，實用新型審查周期6.4個月，外觀設計審查周期3.2個月，而根據《推動知識產權高質量發展年度工作指引（2023）》，一般情形商標注冊周期穩定在7個月，這里面就涉及到知識產權獲取的快和慢的問題，百歲山礦泉水產品推出之初，要考慮這些知識產權獲取的快與慢的問題，來實現產品生命周期的全方位保護。
（2）知識產權保護期限的長短
知識產權作為一種企業的重要資源，要充分考慮期限利益，其時間的長短很關鍵。著作權、商標權、專利權以及有一定影響商品名稱包裝裝潢，各自的保護期限并不相同：著作權自作品創作完成之后，如果是自然人的，是作者在世期間以及死后的50年，法人的著作權是首次發表之后的50年，其保護期限非常長；商標權有效期限為10年，但可以無限次的續展；發明專利權保護期限是20年，實用新型專利保護期限是10年，外觀設計專利權保護期限現在修改為15年，但需要說明的是，外觀設計專利到期后，該外觀設計專利如因經營者的使用符合反不正當競爭法給予保護的條件，可以給予反不正當競爭法項下的保護。以百歲山礦泉水產品的瓶身凹槽設計為例，2002年申請了外觀設計專利，其保護期限在2012年屆滿，此后飲用水行業是否可以任意使用上述瓶身凹槽設計呢？答案是否定的，在外觀設計專利期限屆滿前，我們幫助景田公司通過反不正當競爭法規定的知名商品特有包裝裝潢進行了司法保護，目前又十年過去了，其仍然受到有一定影響商品包裝裝潢的保護，這就是知識產權戰略布局中對保護期限長短利用的奧妙所在。
2、空間的復合性
包括知識產權布局類型的寬度、數量的廣度、質量的高度等方面。
（1）布局數量的廣度
同一類型的知識產權即使在同一商品上也可以有多個布局。以百歲山礦泉水產品為例，比如瓶貼上面的logo既可以申請英文的ganten商標（粵語發音景田），又可以申請文字百歲山商標，還有山圖形商標以及水中貴族廣告語的未注冊商標，此外，瓶體凹槽設計從理論上可以申請位置商標等等，也就是知識產權布局數量的廣度。
（2）布局類型的深度
知識產權體系里邊有著作權、商標權、專利權，還有有一定影響商品名稱包裝裝潢和商業秘密等，以百歲山礦泉水產品為例，其匯集了知識產權多種類型，如就瓶貼設計的美術作品之著作權、瓶體的和瓶貼外觀設計專利權，瓶貼上面的logo申請商標，以及瓶體凹槽型的設計經過景田公司持續的使用而與景田公司形成穩定的聯系能夠發揮識別商品來源作用的有一定影響商品包裝裝潢，甚至還包括為了保持統一口感的技術訣竅等商業秘密等等，百歲山產品知識產權覆蓋了絕大多數的知識產權類型。
（3）布局質量的高低
知識產權布局既要注意靈活申請專利、注冊商標、登記著作權、長期使用等，又要注意靈活使用不同知識產權制度實現無縫銜接立體保護，實現企業知識產權高質量發展，從產品生命周期開始進行知識產權布局，注意橫向時間上的延續性和空間上的復合性，即讓著作權、外觀設計、商標、有一定影響商品包裝裝潢等一并武裝起來，確保無縫銜接和全方位無死角保護。
三、三項原則
企業的知識產權戰略布局要遵循前瞻性、動態性、實用性等三項原則。
1、前瞻性原則，即知識產權的提前布局，包括三個角度
（1）產品未出知產先行，要先進行知識產權布局，包括從產品開發開始、從產品系列入手、從產業鏈條布局、從市場匹配角度取舍、用全球化視角看待、從競爭對手處借鑒、從主體架構的角度選擇等等。
（2）市場未入檢索先做，有些產品可能不僅僅局限于中國大陸市場，還可能涉及歐美的市場或者東南亞及俄羅斯市場，在進入這些市場之前是要先做檢索的，看是不是有知識產權的地雷，是不是有他人的知識產權在先存在，涉及到一個產品或者一個技術的自由實施的問題。
（3）在知識產權具體布局過程中，還會涉及到一些矛盾關系，比如個產品做出來了，究竟在自己銷售還是按照標準去收別人的錢，是代工還是自主品牌？比如飲料要保持統一的口感，將原料配方是作為商業秘密還是作為專利保護等等，都是需要提前布局。這里面需要注意處理好數量與質量、專利與商業秘密、基礎專利與外圍專利、自主研發與外購技術、主業經營與專利經營、專利與標準、代工與品牌、開放與壟斷等矛盾關系。
2、動態性原則，即知識產權的動態管理，如果沒有實際參與過知識產權管理，往往會忽略這一點。它涉及到三個方面：
（1）要適時監控企業知識產權的存量，比如企業有8個商標，但是3個商標有可能他人提出了撤三，連續三年停止使用的的撤銷，關注存量是為了在及時應對他人的挑戰。還有一種情況是他人要搶注或者仿冒企業的商標，在這種情況下要及時提出異議或無效等，要關注企業知識產權可能面臨的存量問題。
（2）要動態布局企業知識產權增量，比如是做飲用水產品的，如果現在要做食用油是要提前布局的，或者未來企業還可能做房地產，也要進行布局，即要動態的根據企業發展的不同階段進行知識產權的布局，比如從技術構思開始即進行專利增量布局，從產品開發開始即進行商標增量布局等。
（3）要過程控制企業知識產權風險，整個動態管理過程之中，建議企業家至少關注4個方面，第一個是要關注中國和其他國家簽訂的貿易便利協定，近期我國和其他國家參簽署了很多貿易協定，如區域全面經濟伙伴關系協定，它對知識產權的要求或保護的力度是不一樣的，你要了解這些新規定才能很好的利用它。第二個是要關注國內外的立法動態，今年年初拜登簽署了保護美國知識產權法案，這個法案最大的一個特點就在于涉及到參與或者實施侵害商業秘密行為的個人或單位等實體可以不經過訴訟裁判直接進行制裁，列入制裁清單，加上美國的長臂管轄制度，可能對于很多中國的企業會有很大的威懾，所以要高度關注國外新立法，避免可能的法律風險；也包括國內一些新的法案，比如兩辦發布的“數據二十條”，目前國內的一些裁判對于數據抓取一般認為是構成不正當競爭的；但從美國的領英案件看似乎對抓取有不同的認識，它涉及到數據的流通，即數據要保護，但是還要促進流通，才能發揮最大的價值，數據20條也是這個意思，那么未來的司法導向是不是會有新的變化？值得大數據企業期待。第三個是要關注國內外的一些司法的政策，這也是需要高度重視的。前些年我國對于OEM定牌加工，是不認定構成商標侵權的，國外的品牌委托在中國加工完之后，比如銷售海外，產品不在中國市場上流通，一般不會讓中國的消費者產生混淆誤認，在這種情況下一般不會認定為構成商標侵權。但是隨著我們國家轉型升級、高質量發展要求，行業也在轉變，近年最高法院把將這類的案件認為只要將標識使用在產品上，它構成了商標使用，由于網絡購物的便利，銷售海外的產品也被中國消費者從網上又買回來了，所以認定侵權，這會對于出口型的企業有重大的影響，因此要關注這些最新的司法動向。最后，還要關注國內外執法政策，是否會面臨海關查扣等。
3、實用性原則，即知識產權的有效夠用
（1）商標注冊數量的“適度” 這一點知識產權訴訟律師或者知識產權戰略服務者可能和商標代理機構的慣常做法不太一致，思路可能不太一樣，一般商標代理機構鼓勵企業盡可能多地申請注冊，45個類別都申請注冊更好，但客觀上講有些消費品比如奶產品的商標，企業家從情感上似乎不太愿意注冊在衛生潔具特別是坐便器上面，首先是觀念上很難接受；當然重要的一點是，中國有一個商標連續三年不使用的撤銷制度，也就是說你雖然在衛生潔具上注冊了，但你又不經營坐便器這個產品，就面臨著注冊的商標只是名存實亡的一些權利，對于企業來將徒增成本，所謂該花的錢一分錢不能少，但該省的錢沒必要浪費。因此，商標注冊的數量多少，不一定是越多越好，而是適度就可以了。
（2）專利權利要求的“夠用”
專利還涉及到權利要求撰寫，保護范圍是不是越大越好，還是越小越好，權利要求保護范圍越大，被無效的幾率就可能越高；保護范圍越小雖然獲得授權可能更加容易，但是不能保護到企業的產品，所以專利權利要求的“夠用” 是最好的。怎么拿捏這個度？是需要考量的。
（3）權利保護時的證據意識
還有一個非常重要的一點就是證據意識，著作權的發表證據、標識的使用證據、商業秘密的留痕管理等。比如端午節你設計的廣告頁，被食品企業拿來做了粽子包裝，而著作權侵權認定一般是接觸+實質相似，需要權利人企業舉證有接觸的可能性，比如發表的證據；同時商業標識有一定影響會涉及到使用的證據，還有就是商業秘密是企業經營的重要資源，但企業為了保密，不可能不讓其他人接觸，那就沒有使用價值了，但是你要讓人接觸都有可能泄露，在這種情況下，誰接觸過的留痕管理就非常關鍵，這也是近年來很多上市企業邀請專業律師做了商業秘密專項的重要原因之一，也就是指導企業怎么搞留痕管理的問題。
（未完，待續）
